Wann darf ich eigentlich eine fremde Marke nutzen?

Viele Mandanten sind verunsichert, wenn es um die Nutzung von Marken Dritter geht. Und das ist auch gut so!

Die Regel ist und bleibt nämlich das Verbot der Nutzung fremder Marken:

Der Erwerb des Markenschutzes gibt dem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gilt also gegenüber jedermann. Dritten ist es damit grundsätzlich untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen zu benutzen oder ein Zeichen zu benutzen, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen auf der einen und der Waren oder Dienstleistungen auf der anderen Seite für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht. Der Inhaber einer bekannten Marke kann sich darüber hinaus auch gegen Zeichen zur Wehr setzen, die für nicht-ähnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet/ benutzt werden.

Das Verbot setzt also die fehlende Zustimmung des Inhabers ebenso voraus wie ein Handeln im geschäftlichen Verkehr. Habe ich mithin ein Nutzungsrecht, eine Lizenz (und zwar für genau die gewünschten und geplanten Handlungen) und kann ich das im Streitfall auch beweisen, bin ich fein raus.

Auch Handlungen im Privaten, rein ideelle oder politische Benutzungen erfasst das Markenrecht bewusst nicht. Allerdings werden an das Handeln im geschäftlichen Verkehr keine allzu hohen Anforderungen gestellt. Nur ausschließlich private Handlungen fallen darunter. Hierbei kommt es auf eine Gesamtschau unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls an. Das Angebot von (Neu-)Waren zum Verkauf bei Ebay kann noch privat, aber auch schnell gewerblich sein. Der Weiterverkauf von Urlaubsmitbringsel in Form von Markenpirateriewaren im Freundes- und Bekanntenkreis ebenfalls. Sticke ich mir ein kleines Krokodil wie das einer verbreiteten Kleidermarke auf mein Poloshirt, ist das kein Problem, mache ich hieraus ein Geschäft, muss ich jedoch mit einem Verfahren rechnen. Registriere ich eine Domain, die der Marke eines Dritten entspricht und nutze sie, um dort von meinem Hobby zu berichten, ist dies markenrechtlich grundsätzlich kein Thema- schalte ich dort jedoch Werbeanzeigen passend zu der Geschäftstätigkeit des Markeninhabers, ist die Benutzung nicht mehr rein privat und damit markenrechtlich relevant.

Darüber hinaus kennt das Gesetz Ausnahmen, sogenannte Schutzschraken (bis dahin und nicht weiter)!

Einige dieser Schranken beziehen sich auf die Umstände der Benutzung und stehen unter dem Vorbehalt, dass die Benutzung nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel verstößt.

Ein Markeninhaber darf mir nicht verbieten, „seine“ Marke zu benutzen, wenn diese gleichzeitig mein persönlicher Name oder meine persönliche Anschrift darstellt.

Wenn der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder das Zeichen als beschreibende Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, kann der Markeninhaber den Gebrauch ebenso wenig verbieten. Der Zeichenbestandteil Pilsener steht für eine Biersortenbezeichnung, so dass die Bezeichnung Club Pilsener aus der Dortmunder Union-Braurerei die Marken Pilsener Urquell und Ur-Pilsener nicht verletzt.

Auch die Benutzung der Marke eines Dritten im Rahmen der vergleichenden Werbung- auch im Rahmen von Produkttests- ist sofern die Grenzen des Wettbewerbsrechts beachtete werden- markenrechtlich nicht relevant.

Ein „Klassiker“ der Benutzung fremder Marken ist natürlich das Ersatzteilgeschäft. Ob Kaffeekapseln, Staubsaugerbeutel oder Kfz-Zubehör- hier treffen die Interessen der Orginalhersteller und- anbieter (die oft natürlich auch die Ersatzteile herstellen und anbieten) und die der Ersatzteilhersteller und -anbieter aufeinander.

Der Grundsatz der Erschöpfung ist für Händler von Originalwaren interessant. Hat der Markeninhaber sich einmal entschieden, Waren in der EU/ im EWG in den Verkehr zu bringen, liegt ihr weiteres markenrechtliches Schicksal nicht mehr in seiner Hand. Ausnahmen wie Imagebeeinträchtigungen durch den Vertrieb von Luxuswaren im Ramschladen etc. werden nur sehr selten angenommen.

Wichtig ist, dass der Grundsatz der Erschöpfung nicht geografisch unbeschränkt wirkt, sondern sich „nur“ auf die EU/ EWG-Staaten bezieht. Also: kein Freifahrtsschein für das Angebot in anderen Ländern. Dies gilt nach Ablauf des Brexit- Übergangszeitraums am 31.12.2000 übrigens auch für das vereinigte Königreich. Waren, die ein Markeninhaber dort in den Verkehr gebracht haben, dürfen nicht automatisch in Deutschland in den Verkehr gebracht werden. Hier sollte also zuvor Rücksprache mit dem Inhaber gehalten werden, ob er dem Weitervertrieb zustimmt.

Auch gilt der Grundsatz der Erschöpfung nur für das konkret in den Verkehr gebrachte Stück. Auf anderem Weg erlangte identische Waren sind nicht privilegiert.

Der Benutzer kann in einem Verfahren verschiedene Einreden oder Einwendungen erheben, durch die er das Verfahren für sich entscheidet. Hierbei handelt es sich um die Verjährung, die Verwirkung sowie die fehlende Benutzung der älteren Marke.

Nach Eintritt der Verjährung darf der Schuldner die Leistung verweigern. Die regelmäßige Verjährungsfrist von markenrechtlichen Ansprüchen beträgt drei Jahre. Wichtig ist, dass die Verjährung nicht von Amts wegen berücksichtigt wird, sondern als Einrede ausdrücklich erhoben werden muss.

Hat der Markeninhaber die Benutzung eines anderen während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, kann er die Benutzung aufgrund der Verwirkung nicht mehr verhindern, es sei denn, der andere handelte bösgläubig. Die Verwirkung ist eine Einwendung, die anders als die Verjährung von Amts wegen zu beachten ist. Dennoch kann das Gericht natürlich nur dann eine Verwirkung prüfen und annehmen, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen hierfür darlegt und bewiesen sind- dies bleibt Aufgabe des Benutzers.

Eine Marke, die nicht benutzt wird, ist ein zahnloser Tiger! Marken sind grundsätzlich so zu benutzen, wie sie eingetragen sind und zwar für alle Waren und Dienstleistungen. Andernfalls sind sie – nach Ablauf einer sogenannten Benutzungsschonfrist von 5 Jahren insoweit löschungsreif. In einem Verfahren kann der Benutzer dem Markeninhaber die fehlende Benutzung der eingetragenen Marke innerhalb der letzten fünf Jahre entgegenhalten. Kann der Inhaber hieraufhin keine hinreichenden Nachweise zu der rechtserhaltenden Benutzung vorlegen und auch keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung darlegen, verliert er das Verfahren allein aus diesem Grund.

Urteil des BGH v. 12.01.2023, I ZR 86/22