Wanneer mag ik een merk van een derde gebruiken? (1/2)

Vaak zijn cliënten onzeker als het gaat om het gebruik van merken van derden. En dat is ook goed zo!

De regel is en blijft namelijk dat het verboden is om merken van derden te gebruiken:

Door de bescherming van het merk heeft de houder een uitsluitend recht verkregen om het merk te gebruiken. Dit recht geldt dus voor iedereen. Het is derden in beginsel verboden om zonder toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer een aan het merk identiek teken voor identieke waren of diensten te gebruiken, indien er bij het publiek verwarring kan ontstaan door de overeenstemming van de tekens enerzijds en de soortgelijkheid van de waren of diensten anderzijds. De houder van een bekend merk kan bovendien ook bezwaar maken tegen tekens die voor niet-soortgelijke waren of diensten worden geregistreerd of gebruikt.

Het is dus verboden om merken in het economisch verkeer te gebruiken zonder toestemming van de houder. Indien ik bijgevolg een gebruiksrecht, een licentie (en wel precies voor de gewenste en geplande handelingen), heb en dit in geval van een geschil ook kan aantonen, is er niets aan de hand.

Ook omvat het merkenrecht opzettelijk niet het particuliere gebruik of een puur idealistisch of politiek gebruik. Aan het gebruik in het economisch verkeer worden echter geen erg hoge eisen gesteld. Alleen het gebruik voor uitsluitend particuliere doeleinden valt hieronder. Hierbij moet het om een globale beoordeling van alle omstandigheden van het individuele geval gaan. Het aanbieden van (nieuwe) waren op Ebay kan nog onder particulier gebruik vallen, maar kan ook snel als commercieel gebruik worden beschouwd. Dit geldt ook voor het doorverkopen van souvenirs in de vorm van merkenpiraterij aan vrienden of kennissen. Als ik een klein krokodil van een bekend merk op mijn poloshirt borduur, is er niets aan de hand. Als ik hiermee een handel begin, kan ik een rechtszaak verwachten. Als ik een domeinnaam registreer die overeenkomt met het merk van een derde en hierop over mijn hobby vertel, ben ik niet in overtreding. Als ik er echter advertenties plaats die overeenkomen met de bedrijfsactiviteit van de merkhouder, is er niet langer sprake van particulier gebruik en moeten de bepalingen van het merkenrecht in acht worden genomen.

Bovendien kent de wet uitzonderingen, zogenoemde Schutzschranken (beperkingen)!

Sommige beperkingen hebben betrekking op de omstandigheden van het gebruik. Bijvoorbeeld mag het gebruik niet in strijd zijn met de eerlijke handelspraktijken.

Een merkhouder kan mij niet verbieden om “zijn” merk te gebruiken, wanneer dit tevens uit mijn persoonlijke naam of mijn persoonlijk adres bestaat.

Indien het merk geen onderscheidend vermogen heeft of het teken als beschrijving van kenmerken of eigenschappen van waren of diensten wordt gebruikt, mag de merkhouder het gebruik evenmin verbieden. Het tekenreeks Pilsener is een aanduiding van een biersoort, zodat er met de aanduiding Club Pilsener van de Union-Brauerei in Dortmund geen inbreuk wordt gemaakt op de merken Pilsener Urquell en Ur-Pilsener.

Ook het gebruik van een merk van een derde voor vergelijkende reclame - ook in het kader van producttests - is niet verboden, voor zover de bepalingen van het mededingingsrecht in acht worden genomen.

Een klassiek voorbeeld voor het gebruik van merken van derden is natuurlijk de handel in reserveonderdelen. Of het nu gaat om koffiecapsules, stofzuigerzakken of auto-accessoires - hier komen de belangen van de oorspronkelijke fabrikanten en leveranciers (die natuurlijk vaak ook de onderdelen produceren en aanbieden) en die van de fabrikanten en leveranciers van reserveonderdelen samen.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp, neem dan contact op met Dr. Marisa Michels, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, michels@alpmann-froehlich.de, +49 – 2521 – 1338934.

Deel 2 lees hier