Wanneer mag ik een merk van een derde gebruiken? (2/2)

In onze laatste merkenrecht-blog zijn wij al ingegaan op het verbod om merken van derden te gebruiken en een aantal uitzonderingen. In het vervolg op deze blog gaat het om het interessante beginsel van uitputting en het maken van bezwaar in procedures.

Het beginsel van uitputting is voor handelaren van originele waren van belang. Wanneer de merkhouder heeft besloten om waren in de EU of in de Europese Economische Ruimte in de handel te brengen, kan hij het gebruik daarvan later niet meer verbieden. Uitzonderingen, zoals imagoschade door de verkoop van luxewaren in low budget winkels enz., worden slechts heel zelden aangenomen.

Belangrijk is dat het beginsel van uitputting uitsluitend voor EU- en EER-lidstaten geldt. Deze vrijstelling heeft geen betrekking op andere landen. Dit geldt na afloop van de Brexit-overgangsperiode sinds 31-12-2020 overigens ook voor het Verenigde Koninkrijk. Waren die een merkhouder aldaar in de handel heeft gebracht, mogen niet automatisch in Duitsland in de handel worden gebracht. In dat geval moet de houder eerst toestemming voor de wederverkoop verlenen.

Ook geldt het beginsel van uitputting alleen voor het concreet in de handel gebrachte product. Op andere wijze verkregen identieke waren genieten geen voorrang.

De gebruiker kan in een procedure op verschillende manieren bezwaar maken waardoor hij de zaak kan winnen. Hij kan zich beroepen op verjaring, verval van het recht en het feit dat het oudere merk niet wordt gebruikt.

Indien er sprake is van verjaring, kan de schuldenaar de nakoming weigeren. Vorderingen in verband met het merkenrecht verjaren in de regel na drie jaar. Belangrijk is dat niet ambtshalve rekening wordt gehouden met de verjaring, maar dat men zich hierop uitdrukkelijk moet beroepen.

Indien de merkhouder gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar het gebruik van het merk door een derde heeft toegestaan, kan hij het gebruik niet meer voorkomen omdat het merk is vervallen, tenzij de andere partij te kwader trouw heeft gehandeld. Met het verval wordt, anders dan bij de verjaring, wel ambtshalve rekening gehouden. Desondanks kan de rechter natuurlijk alleen een verval toetsen en aannemen wanneer is aangetoond en bewezen dat aan de feitelijke voorwaarden is voldaan. Dit blijft de taak van de gebruiker.

Een merk dat niet wordt gebruikt, is een tandeloze tijger! Merken moeten in beginsel in overeenstemming met hun registratie worden gebruikt en wel voor alle waren en diensten. Anders moeten zij - na afloop van een wachttijd van 5 jaar - worden doorgehaald. In een procedure kan de gebruiker aanvoeren dat het geregistreerde merk de afgelopen vijf jaar niet is gebruikt. Indien de merkhouder niet voldoende aannemelijk kan maken dat hij het merk heeft gebruikt en dit niet is vervallen en er ook geen geldige reden was om het merk niet te gebruiken, kan hij de zaak alleen al om die reden verliezen.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp, neem dan contact op met Dr. Marisa Michels, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, michels@alpmann-froehlich.de, +49 – 2521 – 1338934.

In onze laatste merkenrecht-blog [link] zijn wij al ingegaan op het verbod om merken van derden te gebruiken en een aantal uitzonderingen. In het vervolg op deze blog gaat het om het interessante beginsel van uitputting en het maken van bezwaar in procedures.

Het beginsel van uitputting is voor handelaren van originele waren van belang. Wanneer de merkhouder heeft besloten om waren in de EU of in de Europese Economische Ruimte in de handel te brengen, kan hij het gebruik daarvan later niet meer verbieden. Uitzonderingen, zoals imagoschade door de verkoop van luxewaren in low budget winkels enz., worden slechts heel zelden aangenomen.

Belangrijk is dat het beginsel van uitputting uitsluitend voor EU- en EER-lidstaten geldt. Deze vrijstelling heeft geen betrekking op andere landen. Dit geldt na afloop van de Brexit-overgangsperiode sinds 31-12-2020 overigens ook voor het Verenigde Koninkrijk. Waren die een merkhouder aldaar in de handel heeft gebracht, mogen niet automatisch in Duitsland in de handel worden gebracht. In dat geval moet de houder eerst toestemming voor de wederverkoop verlenen.

Ook geldt het beginsel van uitputting alleen voor het concreet in de handel gebrachte product. Op andere wijze verkregen identieke waren genieten geen voorrang.

De gebruiker kan in een procedure op verschillende manieren bezwaar maken waardoor hij de zaak kan winnen. Hij kan zich beroepen op verjaring, verval van het recht en het feit dat het oudere merk niet wordt gebruikt.

Indien er sprake is van verjaring, kan de schuldenaar de nakoming weigeren. Vorderingen in verband met het merkenrecht verjaren in de regel na drie jaar. Belangrijk is dat niet ambtshalve rekening wordt gehouden met de verjaring, maar dat men zich hierop uitdrukkelijk moet beroepen.

Indien de merkhouder gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar het gebruik van het merk door een derde heeft toegestaan, kan hij het gebruik niet meer voorkomen omdat het merk is vervallen, tenzij de andere partij te kwader trouw heeft gehandeld. Met het verval wordt, anders dan bij de verjaring, wel ambtshalve rekening gehouden. Desondanks kan de rechter natuurlijk alleen een verval toetsen en aannemen wanneer is aangetoond en bewezen dat aan de feitelijke voorwaarden is voldaan. Dit blijft de taak van de gebruiker.

Een merk dat niet wordt gebruikt, is een tandeloze tijger! Merken moeten in beginsel in overeenstemming met hun registratie worden gebruikt en wel voor alle waren en diensten. Anders moeten zij - na afloop van een wachttijd van 5 jaar - worden doorgehaald. In een procedure kan de gebruiker aanvoeren dat het geregistreerde merk de afgelopen vijf jaar niet is gebruikt. Indien de merkhouder niet voldoende aannemelijk kan maken dat hij het merk heeft gebruikt en dit niet is vervallen en er ook geen geldige reden was om het merk niet te gebruiken, kan hij de zaak alleen al om die reden verliezen.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp, neem dan contact op met Dr. Marisa Michels, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, michels@alpmann-froehlich.de, +49 – 2521 – 1338934.

Deel 1 lees hier